Bundesgerichtshof

Entscheidungsgründe

I. Die Einsprechende hat das am 28. September 1977 angemeldete deutsche Patent 27 43 540, welches ein Verfahren zur Herstellung von Sulfonsäurechloriden betrifft, im Einspruchsverfahren mit der Behauptung angegriffen, der Gegenstand des Patents beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegenstand des deutschen Patents ist eine technische Lehre, für die der Patentinhaberin das europäische Patent 0 001 275 mit der Priorität des angegriffenen Patents und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden war. Das europäische Patent wurde aufgrund eines dagegen gerichteten Einspruchsverfahrens in beschränktem Umfang aufrechterhalten. Nach rechtskräftigem Abschluß des Einspruchsverfahrens gegen das europäische Patent wurde der Patentinhaberin das nationale Streitpatent erteilt, und zwar in gleichem Umfang, in dem ihr zunächst das europäische Patent erteilt worden war. Auf den Einspruch der Einsprechenden wurde das nationale Streitpatent durch Beschluß des Deutschen Patentamts vom 23. August 1988 in einem zwar eingeschränkten, jedoch breiteren Umfang als das europäische Patent aufrechterhalten.

Die Einsprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat die Patentinhaberin zunächst geänderte Patentansprüche vorgelegt, um sich damit von dem Schutzbereich des europäischen Patents abzugrenzen und danach gemäß Art. II § 8 Abs. 3 IntPatÜG beantragt, die teilweise Unwirksamkeit des angegriffenen Patents festzustellen. Diesen Antrag hat der insoweit zuständige 3. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts durch Urteil vom 10. August 1990 - 3 Ni 18/90 - als unzulässig zurückgewiesen, weil das vorliegende Verfahren noch nicht abgeschlossen sei. Der Präsident des Deutschen Patentamts ist dem danach fortgeführten Beschwerdeverfahren beigetreten.

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde der Einsprechenden den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 23. August 1988 aufgehoben, den Einspruch verworfen und die Rechtsbeschwerde zugelassen. Hiergegen wenden sich die Einsprechende und der Präsident des Deutschen Patentamts mit ihren Rechtsbeschwerden.

II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht.

1. Das Bundespatentgericht hat den Einspruch mangels eines schutzwürdigen Interesses der Einsprechenden an dem erstrebten Widerruf als nicht statthaft angesehen. Es hat im wesentlichen ausgeführt: Das angegriffene Patent habe nach Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG in dem Umfang keine Wirkung erlangt, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent 0 001 275 schütze. Gegen ein Patent, das mit der Veröffentlichung der Erteilung nicht gemäß § 58 Abs. 1 PatG im Umfang der erteilten Fassung wirksam geworden sei, sei der Einspruch nicht statthaft. Dieser könne nur auf einen der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe gestützt werden, zu denen die Wirkungslosigkeit des Patents wegen eines dieselbe Erfindung betreffenden prioritätsgleichen europäischen Patents desselben Inhabers nicht zähle. Diese sei vielmehr in einem besonderen Verfahren (Art. II § 8 Abs. 3 IntPatÜG - inzwischen aufgehoben) festzustellen. Deshalb sei nicht nur die Überprüfung der Wirksamkeit bzw. des Umfangs der Wirksamkeit des deutschen Patents im Einspruchsverfahren ausgeschlossen, sondern der Einspruch selbst. Denn ein Einspruchsverfahren, in dem nicht berücksichtigt werden könne, daß das angegriffene Patent ganz oder teilweise gemäß Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG keine Wirkung erlangt habe und gemäß Abs. 2 auch in Zukunft keine Wirkung erlangen werde, könne dem Zweck des Einspruchsverfahrens, die Rechtsbeständigkeit des erteilten Patents zu überprüfen, nicht genügen. Für ein solches Verfahren bestehe auch kein schutzwürdiges Interesse. Das werde besonders deutlich, wenn sich der Einspruch gegen ein Patent richte, das in vollem Umfang keine Wirkung erlangt habe; denn die aufgrund des Einspruchsverfahrens möglichen Entscheidungen nach § 61 PatG seien wegen des Feststellungsverfahrens gemäß Art. II § 8 Abs. 3 IntPatÜG überflüssig oder irreführend. Dies gelte aber auch, wenn sich - wie im vorliegenden Fall - der Einspruch gegen ein Patent richte, dessen Gegenstand vom Schutz des europäischen Patents nicht voll umfaßt sei. Die Interessen der Allgemeinheit stünden einem solchen Verfahren entgegen. Das Interesse des Patentinhabers an der Möglichkeit, das Patent im Einspruchsverfahren zu teilen und den Überschuß in einer Teilanmeldung weiterzuverfolgen, rechtfertige ein Einspruchsverfahren zur Überprüfung des Patents im erteilten Umfang nicht, weil das Einspruchsverfahren den Interessen der Öffentlichkeit bzw. interessierten Dritten an der Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents zu dienen bestimmt sei, nicht aber den Interessen des Patentinhabers. 2. Die Rechtsbeschwerde greift diese Ausführungen mit Erfolg an.

a) Der Einspruch der Einsprechenden gegen das deutsche Patent 27 43 540 ist statthaft.

Die Statthaftigkeit eines Rechtsbehelfs setzt voraus, daß eine mit diesem Rechtsbehelf anfechtbare Entscheidung vorliegt und daß der Rechtsbehelf von einer hierzu berechtigten Person eingelegt ist (BGH MDR 1978, 307). Als angefochtene Entscheidung in diesem Sinne ist hier die veröffentlichte Erteilung des Patents 27 43 540 anzusehen. Gegen das Patent kann nach Maßgabe des § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG - außer bei hier nicht vorliegender widerrechtlicher Entnahme - jedermann Einspruch erheben, ohne ein eigenes Interesse dartun oder beweisen zu müssen (vgl. BGH GRUR 1963, 279, 281 - Weidepumpe). Die Voraussetzungen für die Statthaftigkeit des Einspruchs sind danach erfüllt.

b) Daran ändert nichts der Umstand, daß inzwischen für die Patentinhaberin das europäische Patent 0 001 275 erteilt worden ist.

Das Verhältnis eines nach dem Patentgesetz erteilten deutschen Patents zu einem demselben Erfinder mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent mit derselben Priorität regelt Art. II § 8 IntPatÜG. Danach hat das deutsche Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, in dem feststeht, daß das europäische Patent nicht mehr widerrufen werden kann, weil entweder die Einspruchsfrist ungenutzt abgelaufen ist oder das Einspruchsverfahren zur rechtskräftigen Aufrechterhaltung geführt hat. Durch diese Bestimmung hat die Bundesrepublik Deutschland von der in Art. 139 Abs. 3 EPÜ vorgesehenen Regelungsmöglichkeit Gebrauch gemacht und den Doppelschutz für dieselbe Erfindung durch ein dem Erfinder mit gleicher Priorität vom Europäischen wie auch vom Deutschen Patentamt erteilten Patent ausgeschlossen. Um dieses Doppelschutzverbot durchzusetzen und den Patentinhaber zu zwingen, den Bestand seines Schutzrechts ausschließlich mit den ihm auf Grund des europäischen Patents zustehenden Mitteln und Möglichkeiten zu sichern und zu verteidigen, hat der Gesetzgeber in Art. II § 8 Abs. 2 IntPatÜG ausgesprochen, daß der Verlust des nationalen Rechts endgültig ist. Der deutsche Patentschutz lebt nicht wieder auf, wenn das europäische Patent später wegfällt (vgl. Amtl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes.über Internationale Patentübereinkommen, BlPMZ 1976, 322, 327 zu Art. II § 8). Zweck der Regelung in Art. II § 8 IntPatÜG ist es, aus Gründen der Rechtssicherheit sicherzustellen, daß der Inhaber eines europäischen und eines gleichrangigen, im wesentlichen identischen deutschen Patents nur das sich aus dem europäischen Patent ergebende Ausschließungsrecht ausüben kann. Das Doppelschutzverbot führt dementsprechend nicht zum Verlust des deutschen Patents schlechthin, sondern von Gesetzes wegen lediglich zum Wegfall der Schutzwirkung für die Zukunft, und dies auch nur im Umfang seiner Überschneidung mit dem europäischen Patent. Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG läßt das nationale Patent desselben Erfinders unberührt, wenn und soweit dieses über das europäische hinausgeht (Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl., IT PatG Rdn. 145, 177; Schulte, PatG, 4. Aufl., § 9 Rdn. 77, 79; vgl. auch BPatG BPatGE 28, 113; BlPMZ 1988, 259, 260).

Indem der Gesetzgeber dabei die Frage, ob und inwieweit das europäische Patent bei der Prüfung der nationalen Patentanmeldung einzubeziehen ist, nicht regelte, hat er zum Ausdruck gebracht, daß das nationale Erteilungsverfahren für diesen Fall vom EPÜ unberührt bleiben solle. Der Bestand des vorläufigen Rechts aus der offengelegten Anmeldung und des durch den Erteilungsakt begründeten und durch den Rolleneintrag ausgewiesenen formellen nationalen Patentrechts sollte durch das europäische Patent nicht betroffen sein. Vielmehr sollte eine umfassende abschließende Regelung ausschließlich im Zusammenhang mit dem auf die Anmeldung - rechtskräftig erteilten - Patent getroffen werden (ebenso BPatG BlPMZ 1988, 259, 260; vgl. Amtl. Begründung, aaO., 327). Wenn der Gesetzgeber den Verlust des nationalen Rechts gewollt hätte, so wäre die Anordnung der Löschung der Eintragung des nationalen Patents als Folge der rechtskräftigen Erteilung des europäischen Patents konsequent gewesen. Der Gesetzgeber hat aber nicht einmal die Anmeldung und schon gar nicht die Erteilung eines mit einem europäischen Patent identischen nationalen Patents untersagt.

Der angefochtene Beschluß zieht dies für das Erteilungsverfahren mit Recht nicht in Zweifel.

c) Für das Einspruchsverfahren gilt grundsätzlich nichts anderes (ebenso zutreffend BPatG BlPMZ 1988, 259, 261).

aa) Rechtsfehlerhaft ist das Beschwerdegericht davon ausgegangen, das Erteilungsverfahren sei mit der Veröffentlichung des Erteilungsbeschlusses abgeschlossen. Zwar ist das Einspruchsverfahren nicht mehr wie nach dem Patentgesetz 1968 als Verfahrensabschnitt vor Erlaß des Patenterteilungsbeschlusses geregelt. Vielmehr ist der Einspruch nach der Neuregelung im Patentgesetz 1981 dem Erteilungsbeschluß nachgeschaltet. Der Erlaß des Beschlusses bedeutet jedoch nicht, daß das Erteilungsverfahren seinen Abschluß gefunden hat, sondern lediglich, daß die Erteilungsbehörde an ihre Entscheidung gebunden ist, sobald diese verkündet oder dem Anmelder zugestellt ist (vgl. Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 367). Das Erteilungsverfahren endet erst mit der Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses nach Ablauf der Einspruchsfrist. Wird fristgerecht Einspruch erhoben, so setzt sich das Erteilungsverfahren, nunmehr in Form des Einspruchsverfahrens mit beschränktem Prüfungsumfang (§§ 59 Abs. 1, 21 PatG) bis zu dessen rechtskräftiger Entscheidung fort.

bb) Dem Bundespatentgericht kann auch insoweit nicht gefolgt werden, als es den Einspruch mit der Begründung für nicht statthaft hält, im Einspruchsverfahren könne wegen der Beschränkung der Prüfungsgründe nach § 21 PatG nicht berücksichtigt werden, daß das angefochtene Patent ganz oder teilweise gemäß Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG keine Wirkung erlangt habe und gemäß Abs. 2 auch in Zukunft keine Wirkung erlangen werde; ein solches Verfahren sei überflüssig und irreführend. Das Beschwerdegericht verkennt den Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Der Einspruch eröffnet die Möglichkeit, Gründe, die dem Rechtsbestand des erteilten Patents entgegenstehen, im Rahmen der in § 21 PatG abschließend aufgeführten Widerrufsgründe geltend zu machen und damit den Widerruf des Patents zu erreichen. In diesem Rahmen führt das Einspruchsverfahren zur Klärung der unter Schutz gestellten technischen Lehre und zu deren inhaltlichen Festlegung, wenn das Patent teilweise oder in vollem Umfang aufrechterhalten wird. Gegenstand des Einspruchsverfahrens ist hingegen nicht die Feststellung der Wirkungen eines deutschen Patents im Hinblick auf Art. II § 8 IntPatÜG. Nachdem Abs. 3 dieser Vorschrift mit Wirkung vom 1. Juni 1992 aufgehoben worden ist (Art. 6 Abs. 5, Art. 15 Abs. 2 GPatG 2), obliegt dies ausschließlich den Verletzungsgerichten. Wäre in den Kollisionsfällen nach Art. II § 8 IntPatÜG das Einspruchsverfahren gegen ein nationales Patent nicht statthaft, so wäre die Klärung und Festlegung des Erfindungsgegenstandes und damit der Grundlage für die Feststellung des Schutzbereichs in dem vom Gesetzgeber für diesen Zweck eingerichteten Verfahren nicht möglich. Damit führt auch dieses Verfahren zu einer zumindest teilweisen Klärung der durch das Nebeneinander von im wesentlichen gleichen nationalen und europäischen Patenten unübersichtlichen Schutzrechtslage, nicht aber, wie das Beschwerdegericht meint, zu einer zusätzlichen Irreführung des Rechtsverkehrs.

cc) Nicht zu überzeugen vermögen schließlich die Erwägungen des Bundespatentgerichts, in den Fällen gemäß Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG bestehe für ein Einspruchsverfahren gegen das deutsche Patent nach § 59 PatG kein schutzwürdiges Interesse.

Es kann dahinstehen, ob die Zulässigkeit des Einspruchs - ähnlich wie die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage - dann verneint werden könnte, wenn das europäische Patent unzweifelhaft voll mit dem deutschen Patent übereinstimmt und ein schutzwürdiges Interesse an einer Überprüfung der Schutzwirkungen des deutschen Patents - auch mit Rücksicht auf etwaige Ansprüche aus der offengelegten Patentanmeldung - nicht auferkennbar ist. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Die Wirkung des Patents 27 43 540 geht - wie das Bundespatentgericht festgestellt hat - sowohl in der erteilten als auch in der in dem deutschen Einspruchsverfahren (beschränkt) aufrechterhaltenen Fassung über die des parallelen europäischen Patents 0 001 275 hinaus. Dieser Überschuß besteht insbesondere darin, daß von dem deutschen Patent, anders als von dem europäischen, weiterhin das Verfahren in Abwesenheit eines Sulfonierungshilfsmittels geschützt bleibt. Für diesen überschießenden Teil in dem deutschen Patent tritt nach dem eindeutigen Wortlaut des Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG der Verlust der Wirkung nicht ein. Bereits die Möglichkeit einer zusätzlichen Wirkung des deutschen Patents gegenüber dem europäischen Schutzrecht rechtfertigt ein schutzwürdiges Interesse des Einsprechenden daran, das deutsche Patent in dem dafür vorgesehenen Einspruchsverfahren überprüfen zu lassen. Dabei kann der Einsprechende nicht auf die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage verwiesen werden, weil diese nach § 81 Abs. 2 PatG gegenüber dem Einspruchsverfahren subsidiär ist. Es bedurfte hier deshalb keiner weiteren Erörterung der Frage, ob das Bundespatentgericht, wie die Rechtsbeschwerde meint, den Begriff des Rechtsschutzinteresses (dazu Sen.Entsch. GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr) verkannt hat, weil es in der in Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG angeordneten Wirkungslosigkeit des nationalen Patents den entscheidenden Umstand für den Wegfall des Rechtsschutzinteresses gesehen und damit dieses mit Überlegungen verneint hat, die nach Ansicht der Rechtsbeschwerde in den Bereich der sachlichen Begründetheit eines Begehrens gehören.

Die Statthaftigkeit des Einspruchs gegen das nationale Patent im Kollisionsfall mit einem europäischen Patent liegt entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts auch im öffentlichen Interesse. Besteht ein formelles Recht, so muß grundsätzlich die Möglichkeit gegeben sein, es mit den dafür vorgesehenen Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln anzugreifen und aus Gründen der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit zu beseitigen, wenn die Voraussetzungen für seinen formellen Bestand fortgefallen sind. Der Ausschluß des Einspruchsverfahrens gegen das deutsche Patent widerspräche gerade dem gesetzgeberischen Zweck des mit diesem Verfahren verfolgten Zieles, in einem einfach ausgestalteten Verfahren möglicherweise nicht patentfähige Schutzrechte zu beseitigen.

3. Auf die Rechtsbeschwerde ist daher der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, das nunmehr die Zulässigkeit und Begründetheit des Einspruchs anhand der von der Einsprechenden geltend gemachten Widerrufsgründe zu prüfen und in der Sache sowie über die Kosten, auch der Rechtsbeschwerde, zu entscheiden hat. Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich angesehen (§ 109 PatG).